La Ley de Secretos Empresariales será una herramienta de protección de las empresas y de uno de sus bienes intangibles más preciados: el secreto empresarial, definido en el artículo primero de la Ley.
En diciembre de 2018 la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado el Proyecto de Ley de Secretos Empresariales (publicado en el BOGC de 19 de diciembre de 2018).
Dicho esfuerzo legislativo, no es, como viene siendo habitual, una invención del legislador español, sino que es el camino final de una suma de esfuerzos emprendidos a nivel internacional en el marco de la Organización Mundial del Comercio, que derivó en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Anexo 1C del Convenio por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, Ronda Uruguay de 1994, denominado “ADPIC”). Dicho acuerdo vinculó a todos los Estados Miembro de la Unión Europea mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo de 22 de diciembre de 1994.
Posteriormente, fue la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, la que ha vinculado y obligado al legislador español a transponer las normas europeas en normas aplicables al ordenamiento jurídico.
El interés en armonizar dicha legislación es obvio: en un marco europeo común de libertad empresarial, lo conveniente es que todos los estados miembros desarrollen la legislación en materia de protección de secretos empresariales, para que no haya agravios comparativos entre los distintos estados miembro: en definitiva, que un secreto empresarial de una empresa, sea defendible y protegible en cualquiera de los estados de la Unión Europea.
Situación histórica y anterior de los secretos empresariales en España: ¿Cuál es el interés en legislar sobre dicha materia?
La Ley aquí comentada que hace aplicable la Directiva mentada y armoniza el espacio europeo, es llamada de “secretos empresariales”, porque los define, pero bien podría ser llamada de “protección de los secretos empresariales”, pues de los 25 artículos, quizás sólo siete u ocho están dedicados a la definición y naturaleza de dichos bienes intangibles, y el resto están dedicados a la defensa y protección de ellos.
Anteriormente a esta Ley concisa, sucinta y bastante bien planteada, los secretos empresariales gozaban de protección, pero no tenían una norma base que permitiera entender a la perfección su génesis, su naturaleza y la seguridad jurídica de la que gozaban dichos bienes inmateriales. En épocas pretéritas, la protección de dichos secretos, se desprendía tanto de la Ley 13/1991 de 3 de enero, de Competencia Desleal, en su artículo 13, como del Código Penal en los artículos 278 y siguientes.
Por ende, los secretos empresariales estaban también reconocidos en nuestra jurisprudencia, pero nadar en el marco de estos entes jurídicos, podía ser una odisea, y desde luego lo era para cualquier asesor de empresas al que su cliente le cuestionara la protección del know-how empresarial. Al fin y al cabo, las empresas y su desarrollo y estabilidad, se basan en un know-how, en una manera de hacer, que es el “secreto empresarial” del éxito de la sociedad mercantil: el éxito de las compañías se basa en sus secretos de trabajo, no en hacer lo que puedan decir los libros o manuales genéricos sobre Administración de Empresas o sobre técnicas de producción.
En ese marco, lo que los Estados miembros han entendido es que la confidencialidad es una herramienta de gestión de la competitividad empresarial»
Es por ello que, en una sociedad globalizada e informatizada, la innovación es una constante búsqueda de la fórmula de éxito empresarial, y debe ser secreta, para que la mercantil pueda triunfar y abrirse hueco en un mercado tan competitivo como el actual. En ese marco, lo que los Estados miembros han entendido es que la confidencialidad es una herramienta de gestión de la competitividad empresarial, de transferencia de conocimiento público-privada y de la innovación de la investigación con el objetivo de proteger información que abarque datos empresariales relativos a clientes, proveedores, planes comerciales, etc.
Pero la innovación y las empresas están expuestas siempre a la delincuencia, y cada vez más en este mundo globalizado, informatizado y tecnificado, de modo que esta iniciativa legislativa pretende blindar a las empresas para incentivarlas a innovar, a crecer, a intentar nuevas vías para abrirse camino en el mercado, con una seguridad jurídica reforzada. La apropiación o aprovechamiento ilícito de un know-how elaborado por la competencia, es un riesgo y un gasto que una sociedad mercantil no puede permitirse y por ello se elabora esta norma jurídica aquí comentada.
El impacto en las empresas de la nueva ley
En primer lugar, se define claramente en su primer artículo lo que es un secreto empresarial, de modo que las empresas podrán rápidamente elaborar un inventario sobre sus secretos más preciados para poder a posteriori defenderlos si fueran atacados. El objeto de la norma (el secreto) es aquella información secreta en el sentido de no ser conocida generalmente por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas, además de tener un valor comercial y que haya sido protegida como secreto. Para ejemplificar, se trata de un proceso de producción o de una técnica innovativa, y desconocida que acaba convirtiendo el producto en especial y que le abre un hueco en el mercado y lo coloca a un nivel superior que los otros.
En este marco, la ley elabora un catálogo extenso en el Capítulo IV de acciones de defensa de dichos secretos empresariales. En este aspecto, es evidente que la nueva ley refuerza la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva en favor de las empresas y sus bienes más preciados, actuando contra la piratería, la delincuencia y el aprovechamiento ilícito del esfuerzo del otro.
El catálogo de acciones de defensa empieza en el artículo 8 y termina en el 9, donde se abunda en el petitum de las demandas, es decir en las solicitudes que se le pueden realizar al juzgado. Se enumeran solicitudes tales como:
- Que se declare que se ha violado el secreto empresarial
- Que se prohíban los actos de violación del secreto empresarial o se cese en ellos
- Que se prohíban fabricar u ofrecer mercancías infractoras
- Que se aprehendan las mercancías infractoras
- Que se remuevan los documentos que contengan dicho secreto empresarial
- Que se atribuya la propiedad de las mercancías infractoras al demandante
- Que se indemnice en los daños y perjuicios al demandante
- La publicación de la sentencia
Este aspecto tan procesal de la nueva ley, es tremendamente facilitador y positivo para los abogados y profesionales que asesoren a empresas, pues el mismo texto legal es tan claro y conciso que solamente deja aspectos grises en cuanto a los conceptos que, en definitiva, deba decidir el tribunal que enjuicie la acción de defensa. A expensas del tribunal queda el decidir si una mercancía es o no infractora o si un secreto empresarial lo es o no, pero lo que es evidente es que el asesor o abogado de empresa, tras la lectura de la norma jurídica aquí comentada, sabrá perfectamente qué acciones entablar y qué solicitar en la demanda.
Pero no solamente facilita el trabajo a la hora de interponer demandas, sino que como era de esperar, también facilita normas específicas en su artículo 10 para calcular los daños y perjuicios y establece un plazo de prescripción de tres años desde el momento en que el titular del secreto es conocedor de la infracción. Además, establece la competencia en los tribunales del orden civil, establece normas para la legitimación procesal y prescribe la competencia territorial, que en este caso recae en los Juzgados de lo Mercantil del domicilio del demandado o, a elección del demandante, el Juzgado Mercantil de la provincia donde se hubiera realizado la infracción o producido los efectos.
La nueva ley refuerza la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva en favor de las empresas y sus bienes más preciados, actuando contra la piratería, la delincuencia y el aprovechamiento ilícito del esfuerzo del otro
Por último, también elabora un catálogo de supuestos donde se puedan solicitar medidas cautelares y sus supuestos, pues a sabiendas de la lentitud que padecen los juzgados, es esencial que el titular pueda pedir medidas cautelares para la cesación del aprovechamiento ilícito del demandado, u otros efectos expresamente recogidos.
A modo de paradoja y en tono humorístico salta a la vista que esta nueva norma rompe con el secreto empresarial de los despachos de abogados especialistas en dirigir la defensa de los secretos empresariales: uno de los secretos del éxito de estos despachos era saber nadar correctamente en estas aguas pantanosas, que ahora ya no lo son, debido al asertividad con la que se ha realizado la trasposición de la directiva comentada. Aunque todo ello entronca con el penúltimo punto a comentar: los límites del secreto empresarial y su defensa.
Límites del Secreto Empresarial y su defensa
La Directiva 2016/943 se encontró con una fuerte oposición en Europa por parte de quienes alegaban las amplias definiciones de secreto comercial que incorporaba el texto podrían impedir el ejercicio de derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión.
En consecuencia, las normas en materia de protección de los secretos empresariales tienen límites en los derechos fundamentales: no podrán invocarse para restringir la libertad de establecimiento, la libre circulación de los trabajadores o la movilidad de éstos ni para afectar la posibilidad que los empresarios y trabajadores celebren pactos de limitación de competencia entre ellos, tampoco cuando se ejerza legítimamente la libertad de expresión e información, se descubra alguna actividad ilegal en defensa del interés general o se proteja un interés legítimo reconocido por Ley como suministrar información a autoridades administrativas o judiciales.
Conclusión
La nueva Ley será por tanto una medida de seguridad jurídica y de refuerzo de la tutela judicial efectiva para las sociedades mercantiles. El que una norma jurídica defina el concepto de secreto empresarial es innovador y tranquilizador, pero lo que es evidente es que los casos no estarán exentos de polémica, pues a pesar de que una norma jurídica pretenda ser escueta, clara y concisa, las zonas grises aparecen en todos los textos legislativos, y por lo tanto la novedad de la regulación producirá igualmente interpretaciones dispares que deberán ser objeto de unificación por parte de la Sala Primera del Tribunal Supremo, vía recurso de casación en su modalidad de interés casacional por novedad de la norma aplicada.
Es justo afirmar que las acciones y normas procesales que recoge la nueva ley son ambiciosas y deben ser bienvenidas, pero no está tan claro que nuestros juzgados y tribunales, a veces carentes de medios, sean los idóneos para conocer y aplicar estas novedades. Todos sabemos ya que los juzgados de lo Mercantil están plenamente colapsados por la infinidad de casos que reciben, al igual que los juzgados de primera instancia o de lo Social. Quizás, en un mundo utópico e ideal, lo consecuente sería crear nuevos tribunales especializados en la materia, pero en un momento de crisis económica y aún más de crisis del sector público, es prácticamente nadar a contracorriente solicitar tribunales nuevos que conozcan de materias específicas.
Por último, y de cara a las propias empresas, es necesario aconsejar que los secretos empresariales sean estudiados a partir de ahora como un ente jurídico autónomo, y como un activo intangible de la empresa. Muchas empresas deben empezar a realizar inventario sobre sus secretos, sobre su know-how más preciado; es lógico que muchas multinacionales hace años que conocen perfectamente sus técnicas y sus procesos de producción, pero otras empresas, quizás algunas PYMES también sería conveniente que empezaran a estudiar su manera de concebir el producto que venden, sea el que sea, para que pueda desgranar y estudiar qué parte de su valor se debe a sus secretos empresariales. Para ello conviene realizar auditorías de riesgo, revisar contratos a los empleados y en definitiva volcarse en materia de Compliance, y específicamente en materia de Compliance Penal, cuyo artículo 31bis del Código Penal lo hace prácticamente obligatorio para casi cualquier mercantil.
